Виробника продукції з нанесенням товарного знака правовласника безпечніше укладати договір

• Яким чином правовласник може контролювати використання товарного знака
• Як оформити відносини правовласника і виробника продукції, що включають виробництво і маркування товару
• Чи можна витрати за незареєстрованим ліцензійним договором врахувати в цілях оподаткування прибутку

Правовласники товарних знаків часто не мають можливості виробляти продукцію самостійно, і звертаються до виробників, які виробляють товар і наносять на нього відповідний товарний знак. У такій ситуації перед правовласником постає питання: як оформити відносини з виробником, щоб виключити неправомірне використання товарного знака та уникнути можливих суперечок з податковими органами. Виробники ж побоюються додаткової відповідальності перед споживачами, якщо права на товарний знак будуть оформлені невірно. Та й проблеми з податковим обліком витрат, що виникають при виконанні зобов'язань перед правовласником, їм теж ні до чого.

Використання товарного знака можливо і без ліцензійного договору

Спочатку визначимо, що ж законодавець і судова практика розуміють під використанням товарного знака, і якими способами таке право може бути передано.

Закон передбачає різні варіанти і способи використання товарного знака, головне, щоб воно здійснювалося з дозволу правовласника.

ЦИТАТА. "Особі, на ім'я якого зареєстрований товарний знак (правовласнику), належить виключне право використання товарного знака відповідно до із статтею 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на товарний знак) <…>. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на товарний знак "(п. 1 ст. +1484 ГК РФ).

Використання товарного знака є здійснення виключного права на товарний знак особою, яка володіє таким правом на будь-яких підставах. Правовласник може реалізувати своє виключне право, наприклад, шляхом розміщення товарного знака на товарах, етикетках, упаковках товарів, які виробляються, продаються або іншим чином вводяться в цивільний оборот (п. 2 ст. 1484 ЦК України).

Розпорядження виключним правом на товарний знак відбувається шляхом укладення відповідних угод. Законом передбачено два способи розпорядження виключним правом на товарний знак - шляхом укладення договору про відчуження такого права або шляхом укладення ліцензійної угоди (ст. 1488, тисячі чотиреста вісімдесят дев'ять ГК РФ). Цивільний кодекс не забороняє використовувати і інші форми угод про використання товарного знака. Хоча, звичайно, по суті ці угоди будуть ліцензійними.

Крім зазначених двох варіантів, ГК України передбачає ще один, третій, спосіб використання товарного знака - під контролем правовласника (п. 2 ст. 1 486). Поява в законі формулювання «використання товарного знака під контролем правовласника» було викликано сформованою практикою. В цьому випадку суб'єктом здійснення виключного права залишається правовласник, але фактичне розміщення товарного знака здійснюється іншою особою.

Як видно з наведеного прикладу, товарний знак може і не бути безпосереднім предметом ліцензійного або субліцензійного договорів. Ключове значення при встановленні факту використання товарного знака буде передбачене угодами право правовласника контролювати виробництво товару, а також необхідність отримання його згоди для нанесення товарного знака виробником на товар.

Як видно, товарний знак може бути визнаний використовуваним на законних підставах і без наявності ліцензійних угод про це, якщо він використовується під контролем правовласника. Особливо важливо розуміти, що в цьому випадку таке використання товарного знака з боку виробника не буде здійсненням виключного права на товарний знак.

Реєстрація ліцензійного договору не впливає на оподаткування пов'язаних з ним витрат
Отже, використання товарного знака під контролем правовласника не є, по суті, здійсненням виключного права на товарний знак. Тому для такого використання не потрібно укладати ліцензійні договори та інші угоди про використання товарного знака, предметом яких є саме здійснення виключного права.

Відсутність реєстрації ліцензійного договору має, в основному, цивільно-правові та податкові наслідки. Так, при недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій все виконане за угодою (ст.167 ГК РФ).

Необхідність ліцензійного договору залежить від моделі відносин виробника і правовласника
Далеко не завжди правовласники, які для виробництва продукції звертаються до виробників, мають намір укладати з останніми ліцензійні договори. Однак право виробника наносити на продукцію товарний знак, що належить правовласнику, все одно необхідно якимось чином зафіксувати. Крім того, в залежності від виду укладеного з правовласником договору самі виробники можуть нести додаткові ризики. Існує два варіанти оформлення відносин між правовласником і виробником.

Виготовлення продукції за договором підряду. Правовласник і виробник можуть укласти договір підряду на виготовлення продукції. У цьому випадку укладання ліцензійних договорів не потрібно, так як розміщення товарного знака виробником здійснюється не на своїх товарах, а на замовлення власника авторських прав на його ж товари. Адже результат робіт належить спочатку замовнику. Суб'єктом здійснення виключного права на товарний знак залишається правовласник. У разі ж необхідності підтвердження факту використання товарного знака правовласник якраз може уявити в контролюючі органи або суд договори підряду та документи, що підтверджують їх виконання.

Цікаво, що коли мова йде про залучення підрядника-громадянина, який, наприклад, зобов'язаний наклеювати етикетки з товарним знаком на продукцію, ні у кого не виникає сумнівів, що з таким обличчям ліцензійний договір укладати не потрібно. Але якщо в якості підрядника виступає компанія, то деякі правопріменітелі різко змінюють точку зору і вважають, що ліцензійний договір все-таки необхідно укладати. Хоча, по суті (з точки зору використання товарного знака), нічого не змінюється.

Для виробника товару договір підряду є вигідним варіантом оформлення відносин з правовласником. Оскільки в разі, якщо замовник виявиться неналежним правовласником і право на використання товарного знака у нього відсутня, то відповідальність за незаконне використання товарного знака повністю ляже на такого замовника (ст. 14.10 КоАП РФ). До того ж договір підряду захистить виробника продукції від претензій справжнього правовласника.

Незважаючи на те, що виробник не є суб'єктом використання права на товарний знак, йому все ж варто запитувати інформацію від замовника про те, на якій підставі він використовує товарний знак. Це необхідно для підтвердження своєї сумлінності в разі перевірок з боку контролюючих органів і претензій з боку правовласника.

Виготовлення продукції за договором поставки. Другим поширеним способом оформлення відносин між правовласником і виробником товару є укладення договору поставки. В даному випадку правовласник виступає в якості покупця, а виробник - в якості постачальника.

У цьому випадку висновок ліцензійного договору є обов'язковим, оскільки виробник наносить товарний знак на свій товар (робить для себе з метою майбутнього продажу), а потім вже продає його з нанесеним на ньому або на його етикетці товарним знаком покупцеві-правовласнику. При такій моделі взаємовідносин саме виробник є суб'єктом здійснення виключного права на товарний знак.

ПРАКТИКА. Товариство уклало з правовласниками ліцензійні договори про надання права на використання товарних знаків. Вони наносилися на продукцію заводом-виробником, який в якості продавця поставляв продукцію суспільству (покупцеві). З заводом суспільство також уклало субліцензійний договір.

За підсумками камеральної перевірки податковий орган визнав неправомірним облік суспільством витрат у вигляді ліцензійних відрахувань, які воно сплачувало на користь правовласників. Компанія оскаржила рішення інспекції в суд, який встав на сторону заявника.

У розглянутому випадку покупець вчинив правильно, уклавши з виробником продукції субліцензійний договір. На жаль, на практиці далеко не всі правовласники (ліцензіати), які оформляють відносини з виробниками договором поставки, укладають ще й ліцензійні (субліцензійні) договори.

В результаті сторонам доводиться доводити, що відносини між правовласником і замовником насправді носили характер не куплю-продажу, а виробництва продукції на замовлення правовласника. Найчастіше питання до господарюючих суб'єктів в цьому випадку виникають у податкових органів, які вважають економічно недоцільними витрати ліцензіатів і вказують, що ліцензійний договір повинен був бути укладений правовласником з заводом-виробником. Правда, в залежності від обставин конкретної справи подібний спір може виграти і платник податків.

ПРАКТИКА. За підсумками виїзної податкової перевірки інспекція зняла витрати суспільства за ліцензійними договорами як необгрунтовані. На думку податкового органу, суспільство не використовувало товарний знак, право на який придбало, оскільки саме не виробляло і не вводило в цивільний оборот продукцію з його нанесенням. Таку продукцію воно набувало у виробника за договором поставки. Тому інспекція порахувала, що ліцензійний договір з правовласником повинен був укласти виробник-постачальник, фактично використав товарний знак.

Як видно, сторони можуть використовувати різні форми співпраці при виробництві продукції з товарним знаком, від цього буде залежати, потрібно чи ні укладати ліцензійний договір. Це право сторін цивільного обороту, які вільні у виборі способів здійснення ними підприємницької діяльності, якщо ці способи не порушують законодавство РФ.

Підрядник не є виробником продукції в стосунках зі споживачами

Від виду договору, укладеного між правовласником і виробником, залежить не тільки необхідність укладення ліцензійного договору, а й статус виробника у відносинах із споживачами.

У разі виготовлення продукції за договором підряду товар вводиться в оборот організацією, яка замовила виготовлення товару. Вона ж визначає і його якісні показники, споживчі властивості. Найчастіше саме ця організація надає ті чи інші гарантії кінцевого споживача товару. По суті, такі організації та їхні є виробником товару з точки зору Закону про захист прав споживачів.

Якщо товарний знак на вироблену продукцію наноситься виробником у зв'язку з реалізацією ним ліцензійного договору, виробником товару буде не та особа, чий товарний знак використаний для позначення товару, а особа, яка отримала право на використання цього товарного знака на підставі ліцензійного договору і виготовляє товар для подальшої продажу.

Погоджуючись на співпрацю з правовласником-замовником, виробнику слід враховувати викладену вище особливість.

Виготовлення товару підрядником не завжди означає використання товарного знака під контролем правовласника

Як видно з наведеної вище практики, виготовлення товару з нанесенням на нього товарного знака виробником широко затребуване. Однак поняття використання товарного знака «під контролем правовласника», яке зафіксоване в Цивільному кодексі України, в законі і судовій практиці до цих пір не розкрито. З цієї причини важко з абсолютною впевненістю назвати ті випадки, до яких вона може бути застосована, і стверджувати, що в разі спору суд буде на боці правоприменителей.

Позицію, яку апеляційний суд зайняв в наведеному вище прикладі, не можна визнати абсолютно обгрунтованою, так як вона серйозно обмежує свободу договору. При цьому суд, стверджуючи, що має місце співпраця не підпадає під поняття «під контролем правовласника», не дав тлумачення зазначеного поняття. Свою позицію суд обґрунтував тільки фактом наявності в угоді умови якою розраховує поліпшити якість. Однак умова якою розраховує поліпшити якість може міститися і в підрядному договорі.

На мою думку, виробництво товару на підставі договору підряду в будь-якому випадку підпадає під використання товарного знака «під контролем правовласника». При цьому на етикетці товару в якості виробника / виробника необхідно вказувати, що товар вироблений «на замовлення _____ (замовника)». Чи не буде порушенням вказати «під контролем _____ (замовника)». Але в зв'язку з тим, що поняття «під контролем» є більш широким, ніж поняття «на замовлення», краще використовувати формулювання «на замовлення». Також можна вказувати «під контролем і за замовленням _____».

ВИНЯТКОВА ПРАВО НА ТОВАРНИЙ ЗНАК визнав, що амортизується

Податковий кодекс України відносить результати інтелектуальної власності, в тому числі товарні знаки, до амортизується майну, якщо вони відповідають загальним вимогам: можуть приносити дохід, термін їх використання перевищує 12 місяців, а первісна вартість понад 40 000 рублів (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ).

Порядок визнання витрат на виняткове право на товарний знак буде залежати від виду діяльності платника податків. Якщо надання таких прав є для компанії або підприємця одним з видів економічної діяльності, то пов'язані з ним витрати вони мають право враховувати у складі витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. Якщо це не так, то амортизаційні відрахування можна відносити на позареалізаційні витрати (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Те ж саме правило встановлено щодо доходів у вигляді сум отриманого ліцензійного платежу. Вони відображаються як доходи від реалізації, якщо надання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності є одним з видів діяльності організації-ліцензіара (п. 1 ст. 249 НК РФ). В іншому випадку суми ліцензійного платежу входять до складу позареалізаційних доходів (п. 5 ст. 250 НК РФ).

Анна, велике спасибі дуже допомогли розібратися зі статусом "виробник" у частині дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів при реалізації зварювальних инвектор компанії ТОВ "БестВелд" З повагою, Надія Іванівна